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Nouvelle marque : les impacts du choix du nom

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Nouvelle marque : les impacts du choix du nom

L’actualité de ces dernières semaines et le dernier arrêt « venteprivée.com » (Cass. Com, 6 décembre 2016, 15-19.048) nous donnent l’occasion de revenir sur l’essence même du droit des marques et des impacts juridiques que peut avoir le choix d’un nom.

Suite à une longue et incertaine bataille juridique engagée depuis quelques années, la Haute juridiction a confirmé la décision de la Cour d’Appel (CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 31 mars 2015, n°2013/23127), en reconnaissant la marque VENTEPRIVEE.COM comme valable sur le fondement de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, et ce après avoir été annulée (TGI, 28 novembre 2013, RG n° 12/12856), puis reconnue notoire (TGI, 3e section, 6 décembre 2013).

La société éponyme a réussi à obtenir le maintien de sa marque, mais à quel prix…

Ces aléas font partie des conséquences d’un choix de nom évocateur voire descriptif, et c’est pourquoi certaines sociétés ont décidé, avant d’être confrontées à ce type de problématiques juridiques entre autres raisons, de changer de marque au profit d’un nom distinctif, telles que «Blablacar» anciennement «covoiturage.fr», «voiturelib.fr» rebaptisée «Drivy», «Activia» alias «Bio», «Idiliz» en remplacement de «Mytravelchic», ou encore plus récemment «Train à Grande Vitesse» par «InOui».

Si cette technique dite du re-branding peut résulter d’une stratégie voulue, celle-ci entraîne des coûts et des efforts de communication importants pour que ce changement puisse être réussi, sans compter les difficultés juridiques à trouver un nom disponible. Mieux vaut donc anticiper ces situations et se poser les bonnes questions dès la phase de « brainstorming », inhérente à la recherche d’un nouveau nom.

Le choix d’une marque plus ou moins distinctive

Si les marques évocatrices ont l’avantage d’engendrer un effort publicitaire moindre auprès du consommateur pour identifier le produit ou le service proposé, encore faut-il que le nom ne soit pas descriptif pour pouvoir être enregistré à titre de marque.

Selon les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du RMUE, et son équivalent l’article 711-2 du code de la propriété intellectuelle :

«Les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire celles qui ne sont pas intrinsèquement distinctives et qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services de ceux d’une autre entreprise, ne peuvent être enregistrées».

Première conséquence, une marque doit avant tout pouvoir exercer sa fonction élémentaire d’identification de l’origine commerciale du produit ou du service en cause, véritable fondement des principes du droit de propriété industrielle, et la jurisprudence est bien présente pour le rappeler au cas où certain l’aurait involontairement omis…

Quelques exemples de signes ne pouvant faire l’objet d’une appropriation à titre de marque :
- YOUR GOOD SKIN pour désigner des « produits cosmétiques » (EUIPO, Chambre des recours, 19 avril 2017, R7/2017-5) ;
- neufs signes contenant les termes BIO et/ou ORGANIC pour désigner des « produits cosmétiques » (TPIUE, 10 septembre 2015, Laverana / EUIPO) ;
- REVOLUTION pour désigner des « services financiers » dans la mesure où « ce terme véhicule pour le public pertinent un message selon lequel ceux-ci (les services concernés) sont de nouveaux types de services proposant des solutions d’investissement nouvelles, innovantes ou différentes de celles existant jusqu’alors » (TPIUE, 2 juin 2016, T-654/14, Revolution / EUIPO).

Deuxième conséquence, une fois le nom choisi, celui-ci aura un périmètre de protection qui varie en fonction du degré de distinctivité du signe.

Si une marque évocatrice peut être intéressante d’un point de vue marketing, tel n’est pas forcément le cas d’un point de vue juridique, puisque plus une marque sera descriptive plus son titulaire aura un monopole d’exploitation limité et devra tolérer les marques proches des concurrents.

Quelques exemples de signes devant coexister du fait de leur faible caractère distinctif :
- VERT COMPANY et VERT NATURAL CLOTHING pour désigner des « vêtements » (INPI, 16 mai 2017, Wibani International B.V. /Mamadou S.) ;
- PARIONS TENNIS et PARIONS CHEVAL pour désigner des « jeux » (CA Versailles, 9 juin 2015, n° 14/01216) ;
- MYBANK et MBANK pour des « services financiers » (EUIPO, 19 décembre 2016, n° B 2 626 466).

A l’inverse, une marque fortement distinctive, c’est à dire sans lien avec le produit et service désigné, aura un territoire monopolistique plus important.

Quelques exemples de signes ne pouvant pas coexister, peu importe la présence d’éléments figuratifs :
-BONJOUR c/ BONJOUR LA MAISON ! (INPI, 16 mai 2017, Meyer Intellectual Properties Limited / Simon L) ;
-ALFRED c/ MERCI ALFRED (EUIPO, 23/03/2017, n° B 2 606 559) ;
-VINTAGE WIDOW c/ THE WIDOW (EUIPO, 15/11/2016, n°002341017) ;
-SHOWROOMPRIVE.COM (qui était à l’origine du contentieux de la décision VENTEPRIVEE.COM) c/ SHOWCASE-PRIVE (INPI, 14/10/2015, OPP 15-2738).

Le monopole accordé par le droit des marques pouvant constituer un avantage concurrentiel important pour les sociétés, il n’est pas primordial de l’anticiper.

Le choix d’une marque verbale ou semi-figurative

Rappelons que l’ajout d’un élément graphique ou une écriture stylisée à un nom qui serait descriptif ne permet pas toujours, d’un point de vue juridique, de répondre à la première condition du droit des marques qu’est la distinctivité.

A tout le moins, la protection accordée, si protection devait y avoir sur ce type de signe, serait quasi réduite à néant : la marque L’ONGLERIE désignant des « produits cosmétiques » a été reconnue valable grâce à ses couleurs et sa stylisation d’écriture, mais son titulaire ne peut s’opposer à son usage par un concurrent, en l’occurrence Body Minute, dans son sens descriptif (CA Paris, 5 juin 2015, n°2014-10898).

Au delà du choix du nom et de ses conséquences juridiques, se posent ensuite les questions de savoir pour quels produits ou services, dans quel territoire, selon quel timing, la stratégie web, quel nom de domaine, etc…, d’où l’importance d’établir une véritable stratégie de protection de nom afin de pouvoir être protégé et armé pour l’avenir.

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