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Les moyens de protection d'une marque à l'étranger

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Les moyens de protection d'une marque à l'étranger

S’il est assez évident de déposer une marque sur le territoire d’origine de son exploitation, beaucoup (trop) omettent de protéger celle-ci à l’étranger lorsqu’ils ont une activité commerciale hors France. Or, le droit des marques étant territorial (c’est-à-dire strictement limité au pays dans lequel la marque est enregistrée), il peut être d’autant plus opportun de protéger le nom à l’étranger pour les mêmes raisons qu’un dépôt national (monopole, avantage concurrentiel, actions en contrefaçon…), mais aussi, pour ne pas se retrouver bloqué lors d’un déploiement à l’international. Cette protection hors des frontières peut s’effectuer dans les six premiers mois de la première marque afin de pouvoir bénéficier de sa date de dépôt (délai de priorité), ou bien plus tard, lorsque les territoires d’intérêt ne sont pas encore fixés ou projetés. En tout état de cause, il est indispensable de l’anticiper et de l’intégrer à la stratégie de marque.

Ainsi, plusieurs situations peuvent nécessiter le déploiement d’une protection à l’étranger : la fabrication d’un produit, une commercialisation, un site e-commerce à destination de l’étranger, un projet de développement, un partenariat, des licences ou des franchises, une préemption de terrain, un transit de marchandises, un volonté de s’octroyer des moyens de défense dans des pays dit « à risque » (Thaïlande, Chine, Turquie…), des territoires de prédilection comme par exemple pour les start-up (Union européenne, États-Unis ou Chine), etc….

Pour toutes ces situations, il existe trois systèmes de protection (rappelons que la marque « mondiale » n’existe pas) :


Le dépôt national

Le dépôt de la marque se fait directement auprès de l’Office national, via un agent local accrédité à déposer pour le compte d’une société (tel un conseil en propriété industrielle).

Il faut faire attention à certains écueils, tels que les pays dit mono-classe (c’est-à-dire qu’il est nécessaire de procéder à un dépôt différent par classe) ou les pays qui n’ont pas adopté la Classification internationale de Nice (les taxes étant alors fonction du nombre de produits ou services désignés), ou encore les pays qui imposent le paiement d’une taxe étatique pour l’obtention du certificat d’enregistrement (comme en Amérique du Sud).

Ce type de dépôt peut avoir un intérêt lorsque que la société opte pour un dépôt très ciblé (du point de vue géographique ou du secteur d’activité) mais à généralement l’inconvénient d’être plus coûteux que les autres systèmes de protection.


Le dépôt régional

Le dépôt régional permet de déposer une marque auprès d’un seul Office et de désigner un ensemble de pays ayant adhéré à cet Office.

Par exemple, un seul dépôt auprès de l’Office de l’Union européenne (EUIPO) permet d’obtenir une protection de la marque dans les 28 territoires de l’Union européenne. Un système équivalent existe pour les pays d’Afrique.

Les avantages de cette option résident dans les coûts très avantageux et d’une couverture géographique importante. L’inconvénient est que ce type de marque fonctionne comme un seul bloc. Dès lors, l’annulation du droit dans un seul pays entraîne la nullité de l’ensemble de la marque dans tous les autres pays (d’où l’intérêt de sécuriser le nom en amont par des recherches d’antériorité).


Le dépôt international

Le système d’enregistrement international des marques, communément appelé « système de Madrid », présente l’avantage de pouvoir présenter une demande auprès d’un guichet unique et, par la suite, désigner un à un les territoires d’intérêt, en contrepartie d’une redevance fixée par chaque pays.

Il s’agit d’une procédure simplifiée et unique, permettant d’obtenir des enregistrements indépendants les uns des autres.

L’Union de Madrid compte actuellement 101 membres couvrant 117 pays, qui assurent plus de 80% du commerce mondial. Récemment, l’Afghanistan, l’Indonésie y ont adhéré, le Canada est en cours d’adhésion, mais beaucoup de pays d’Amérique du sud n’en sont pas encore partie.

Attention : le système de Madrid impose certaines conditions qu’il convient de maîtriser comme l’indépendance du dépôt de la marque international et de la marque national durant 5 ans, la nécessité d’avoir un établissement industriel et commercial effectif et sérieux sur le territoire national, ou encore de ne pouvoir transférer la marque qu’à une société domiciliée dans un territoire d’adhésion.

Le choix du système le plus adéquat pour protéger un nom à l’étranger dépend donc de nombreux critères tels que le budget de l’entreprise, des résultats des recherches d’antériorités, de la politique de chaque Office en matière d’acceptation des marques sur la forme et sur le fond, ainsi que des développement de la société. Il est donc indispensable de l’anticiper et d’en discuter auprès d’un conseil spécialisé.

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