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Comment protéger sa marque ?

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Les 3 étapes pour protéger sa marque

Le choix d’un nouveau nom implique pour une société d’accomplir plusieurs démarches et de se poser les bonnes questions en amont, afin de faire de son nom un droit valide, pérenne et efficace.


1 - La nécessité des recherches d’antériorité préalables

Un nom doit être disponible pour pouvoir être appropriable à titre de marque. C’est la première étape dans la recherche d’un choix d’un nom et elle se déroule, à notre avis, en trois étapes.

A – Une rapide vérification

Nous recommandons d’effectuer une vérification à l’identique sur les bases de données accessibles qui permettent d’avoir une première idée des éventuels obstacles. Il est également préconisé de faire une recherche sur les moteurs de recherche tels que Google, ce qui permettra également d’estimer les éventuelles futures contraintes en matière de référencement.

Toutefois, il est toujours conseillé de soumettre ces résultats à un avis professionnel car leur pertinence doit être appréciée à la lumière d’autres critères (dilution de la marque, niveau de distinctivité, jurisprudence antérieure), sauf à ce qu’un nom identique soit exploité pour une activité directement concurrentielle.

B - Des recherches approfondies

Ces premières vérifications doivent être complétées par une recherche d’antériorité approfondie auprès de professionnels, laquelle va permettre de détecter tous les droits potentiellement gênants à la poursuite du projet (droits identiques mais également similaires, marques, dénominations sociales, noms de domaine).

Cette étude va aboutir à des recommandations quant à la faisabilité du projet, avec une estimation du risque, et des éventuelles démarches de libéralisation pour limiter les risques de réaction des tiers (dépôt ciblé, accord de coexistence, rachat de droits antérieurs, modification du projet,…).

Les recherches d’antériorité représentent une sorte d’étude de marché juridique pour qui souhaite s’implanter et se développer en toute sécurité, en maximisant les chances de succès d’enregistrement de la marque.

C – Un balayage mondial

Il peut être recommandé, en fonction des projets d’exploitation à plus ou moins long terme, de procéder à des recherches à l’identique du projet de nom dans le monde entier.

Cette vérification à l’avantage de pouvoir anticiper les démarches de disponibilité qu’il faudra envisager en cas de détection d’obstacle(s) majeur(s).

Ce balayage permet d’avoir une vision globale de la disponibilité de votre projet de nom dans le monde et n’a d’intérêt, à notre avis, qu’en cas de développement à l’étranger de la société.


2 - L’importance de la rédaction du dépôt

Une marque est un droit pérenne puisqu’indéfiniment renouvelable, encore faut-il que les informations indiquées lors du dépôt le soient également.

Plusieurs éléments doivent être envisagés avant le dépôt de son projet de nom :

- Le signe : Un nombre, un logo, une couleur, un slogan, une marque semi-figurative, un chiffre, un nom patronymique, un son, une marque tridimensionnelle, une marque en mouvement… la seule condition est que le signe soit susceptible de représentation graphique (ce qui exclu, en l’état de la technique actuelle, les odeurs).

La question qui se pose souvent pour les sociétés est de savoir s’il est préférable de déposer avec le logo ou uniquement sous une forme dite verbale. Si la protection d’un élément graphique peut avoir un intérêt (la « pomme » de Apple, la « virgule » de Nike, l ‘« oiseau » de Twitter,..), il est recommandé de l’associer à un dépôt verbal, notamment en cas de changement ou d’évolution future des éléments figuratifs de la marque.

Les recherches d’antériorité peuvent avoir un impact sur la forme du signe à protéger.

- les activités : la liste de l’ensemble des produits et services pour lesquels le monopole est requis est d’autant plus importante qu’une fois déposée, il n’est plus possible d’en ajouter.

C’est pourquoi, il est conseillé, selon nous et si les recherches le permettent, d’identifier les services ou produits exacts d’exploitation à plus ou moins court terme (produits ou services d’intérêt), ceux non directement visés par l’activité mais proches (produits ou services périphériques) et ceux pour lesquels l’existence d’une même marque d’un tiers serait gênante (produits ou services défensifs).

La rédaction de la liste des produits et services est également importante, puisqu’elle doit être conforme à la classification internationale, et ne pas être trop large. Là encore, les recherches d’antériorité peuvent avoir un impact sur sa rédaction.

- le déposant : se pose la question du dépôt au nom de la société ou au nom de la personne physique. Chacune des options peut avoir un intérêt en fonction de la situation et du contexte du développement du nom.

Rappelons que c’est la personne (physique ou morale) déposante qui doit supporter les frais liés au dépôt, sous peine d’être qualifié d’abus de biens sociaux.

- le territoire : la liste des territoires envisagés à court terme doit être faite pour pouvoir définir le type de marque le plus adéquate (marque française, marque de l’Union européenne, marque internationale…).

De plus, une fois le dépôt effectué, les conventions internationales accordent un délai de 6 mois pour déposer la marque partout dans le monde en revendiquant la première date de dépôt (le délai de priorité).


3 – L’impact de la mise en place d’une surveillance

Enfin, il est recommandé une fois le dépôt effectué, de mettre sous surveillance sa marque, ce qui va permettre de détecter les dépôts effectués par les tiers, dans votre domaine d’activité, et qui viendraient parasiter votre monopole.

En fonction des chances de succès d’une action ou de la potentielle pollution de la marque relevée, une stratégie de réaction devra être définie.

L’objectif pour le titulaire de la marque est de consolider son monopole, maintenir son avancée concurrentielle, et valoriser son droit.

> Toutes ces étapes doivent être étudiées et arbitrées par le titulaire de la marque, avec l’appui d’un conseil professionnel, pour que la marque soit efficiente et durable.


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